В кінці XIX століття одна невелика компанія відкрила новітню формулу складу напою. Відкриття порушило перед цією невеликою компанією питання про прийняття одного дуже важливого рішення: чи варто їй патентувати нову формулу або зберегти формулу у вигляді комерційної таємниці? Невелика компанія прийняла правильне рішення й зберегла формулу в комерційнім таємниці. І донині, хоча пройшло понад 100 років, громадськість досі не знає, які інгредієнти входять у популярний напій під назвою "Кока-кола". У результаті корпорація "Кока-кола" стала мегакомпанією з ринками збуту в усьому світі. Однак якби вона запатентувала цю формулу, багато компаній могли б законно скопіювати її ще багато десятиліть тому по завершенні терміну дії патенту. Рішення зберегти формулу кока-коли як комерційну таємницю важко переоцінити, тому що воно дотепер залишається одним з видатних рішень у сфері бізнесу всіх часів.

Вибір між патентною охороною і засекречуванням лише в поодиноких випадках матиме (якщо взагалі будь-коли матиме) таке ж комерційне значення, як аналогічне рішення у випадку з напоєм "Кока-кола". Проте важливо побачити розходження між двома видами охорони та переваги кожного виду. Патентування, пов'язане з публікацією опису об'єкта охорони, і засекречування - несумісні. Може бути обрано лише один вид охорони - комерційна таємниця або патент.

У виборі між патентуванням і засекречуванням зазвичай керуються аналізом таких чинників [70]:

Чи є доступною патентна охорона. Очевидно, компанія повинна передусім визначити, чи є доступною патентна охорона для певного об'єкта, перед тим як проводити аналіз решти чинників. Якщо об'єкт охорони не задовольняє юридичних вимог (новизна, винахідницький рівень і промислове застосування), то він є непатентоздатним і може бути збереженим як комерційна таємниця. Аналіз нижченаведених чинників у такому разі втрачає зміст.

Природа об'єкта охорони: чи можна його тримати в секреті. Об'єкт, що його можна легко виявити за допомогою вивчення товару або його розбирання, не підійшов би бездоганно для захисту комерційною таємницею. Конкуренти можуть просто купити цей товар і швидко знайти й вивчити новий об'єкт.

Такі товари варто охороняти, якщо взагалі слід це робити, патентом. З іншого боку, винаходи, що не є легко виявленими шляхом "розбирання", можуть бути краще захищені як комерційні таємниці. Наприклад, нові технологічні процеси можуть бути краще захищені законами про комерційну таємницю, тому що їх важко знайти при розбиранні готової продукції й можна таємно використовувати протягом періоду, що перевищує термін дії патенту.

Очікуваний період тривалості життя технології. Технологія, яка швидко розвивається, може краще підходити для захисту комерційною таємницею. Технологія, що застаріє за менш ніж 18 місяців, не дотягне до виходу патенту через відносно тривалу процедуру одержання правової охорони через патентне відомство. Якщо широкі за охопленням патентні формули не можуть бути написані так, щоб охопити й наявну технологію, й удосконалену, можливо, краще використовувати капітал для збереження технології як комерційної таємниці, ніж вкладати його в патент.

Розгляньмо, наприклад, область напівпровідникової пам'яті, яка швидко розвивається. Пристрій пам'яті та способи її організації змінюються дуже швидко в міру вдосконалення технології. Якщо об'єкт охорони є чимось, що його можна захистити патентом із широким охопленням формули, наприклад, новою організацією структур пам'яті високої щільності, тоді об'єкт може бути краще захищений патентом. З іншого боку, якщо об'єкт охорони є новим способом збирання для однієї специфічної схеми пам'яті, що за рік виявиться застарілою, цей об'єкт може краще підійти для захисту комерційною таємницею.

До патентної охорони висуваються більш суворіші юридичні вимоги, ніж до засекречування. Практично всі об'єкти придатні для захисту комерційною таємницею. Об'єкт охорони повинен містити мінімальну новизну, але вимога до новизни в разі комерційної таємниці далеко не така сувора, як у випадку з патентом. Для визнання наявності комерційної таємниці об'єкт охорони повинен бути засекреченим компанією, мати цінність для компанії в силу невідомості третім особам і бути предметом зусиль з утримування його в таємниці. Компанія може з більшою легкістю визначити свої власні комерційні таємниці й задовольнити юридичні вимоги, пропоновані до їх захисту комерційною таємницею, ніж задовольнити об'єктивну вимогу патентного експерта з виконання критеріїв патентоздатності.

Наявність виключних прав

Патенти забезпечують виключні права, тоді як комерційна таємниця не забезпечує такої охорони. Патент передбачає право відсторонити інших від виготовлення, використання або продажу винаходу на території його дії. Це право забороняє виготовляти, використовувати або продавати винахід навіть тим, хто в подальшому незалежно винайде цей самий об'єкт. На противагу цьому, комерційна або службова таємниці лише дають право зберігати зміст засекреченої інформації в таємниці, тобто зберігати комерційні інтереси компанії.

Комерційна таємниця не запобігає можливостям на законній підставі незалежного розкриття іншими певного технічного рішення або розбирання певного товару з метою виявлення комерційної таємниці. До речі, наступний винахідник може одержати патентну охорону на винахід, який хтось придумав раніше й засекретив. Більше того, в цьому разі новий патентовласник вправі зупинити виготовлення, використання або продаж раніше засекреченого об'єкта попередньому власникові комерційної таємниці. Порівняння юридичних вимог у випадку охорони винаходу патентом або комерційною таємницею представлено в табл.3.2

На жаль, щойно комерційна таємниця випадково або шляхом розбирання товару виявляється, форма правової охорони шляхом засекречування зникає. Хоча тривалість життя середньостатистичної комерційної таємниці оцінити дуже важко (якщо взагалі можливо), є думка, що середня тривалість її життя становить приблизно три роки.

Витрати на одержання та підтримку охорони. Одержувати та підтримувати в силі дорожче патенти, ніж комерційну таємницю.

Витрати на охорону комерційної таємниці містять у собі лише витрати, пов'язані з організацією й реалізацією політики компанії з охорони інформації, що становить комерційну таємницю. Тому комерційні таємниці можуть мати меншу собівартість у разі правильної організації заходів щодо засекречування, зокрема й здійснення формальних підтверджувальних кроків зі збереження об'єкта охорони в секреті.

У малих інноваційних компаніях, як правило, все робиться в режимі жорсткої економії на накладних витратах, тому організаційні й технічні заходи щодо збереження в таємниці ще не тільки не здійснено, але й не розроблено.

Таблиця 2. Порівняння юридичних вимог у разі охорони винаходу патентом або в режимі комерційної таємниці

Комерційна таємниця	Патент
Об'єкт охорони має дуже мало юридичних обмежень	Об'єкт охорони має багато юридичних обмежень
Потрібен мінімальний ступінь новизни об'єкта охорони	Потрібна новизна об'єкта охорони щодо всіх відкритих джерел інформації
Дотримання режиму таємності для об'єкта охорони до й після ухвалення рішення про засекречування	Немає еквівалентної вимоги
Наявність доказів цінності об'єкта охорони для компанії	Немає еквівалентної вимоги
Немає еквівалентної вимоги	Об'єкт охорони повинен відповідати критерію "винахідницький рівень"
Немає еквівалентної вимоги	Об'єкт охорони повинен відповідати критерію "промислова придатність"
Право компанії визначати свої секрети самостійно	Рішення про вид патенту приймає не компанія, а патентне відомство
Немає еквівалентної вимоги	Наявність обов'язкових платежів за юридично значущі дії при одержанні патенту
Дає переваги власникові назавжди	Термін охорони обмежений 20 роками
Перехід працівників в іншу компанію дуже ускладнює збереження таємниці	Права на патент зберігаються в компанії після звільнення винахідника

Водночас потрібно мати на увазі, що витрати компанії, пов'язані з організацією й реалізацією політики з охорони інформації, що становить комерційну таємницю, містять у собі істотні витрати зі забезпечення організаційних і технічних засобів збереження таємниці. Якщо в компанії ці питання вже вирішено, то додаткових витрат із засекречування чергової цінної інформації не буде потрібно. У малих інноваційних компаніях, як правило, все робиться в режимі жорсткої економії на накладних витратах, тому організаційні й технічні заходи щодо збереження в таємниці ще не тільки не здійснено, але й не розроблено.

Обсяг прав. Право на винахід не більше за те, що визначено в змісті формули винаходу. На противагу цьому комерційна таємниця не обмежується будь-якою формулою. Компанія може заявити як комерційну таємницю практично будь-яку інформацію за умови, що ця таємниця має цінність для компанії, не є загальновідомою для інших осіб і її свідомо охороняють. Це дає власникові комерційної таємниці дещо більшу свободу дій при визначенні правової охорони результатів своєї інтелектуальної діяльності, ніж це дозволяють зробити вимоги до патентування.

Можливість здійснювати контроль за дотриманням прав. Здійснювати контроль за патентними правами легше, ніж за правами на комерційну таємницю. Кожен патент точно встановлює обсяг прав на охоронювану інтелектуальну власність у відповідній формулі винаходу. Якщо є патент на товар або його складову частину, власник патенту може просто досліджувати наявні на ринку товари, щоб з'ясувати, чи порушують вони патент.

Про порушення прав щодо патентів на визначений спосіб виробництва товару довідатися набагато складніше, тому що найчастіше патентовласник не в змозі з'ясувати, в який спосіб було зроблено кінцевий продукт, наявний на ринку. І все ж таки патентне законодавство сприяє власникові патенту в здійсненні контролю за патентами на спосіб. Закон припускає, що має місце порушення прав на запатентований спосіб, якщо суд знайде, що цей товар, імовірно, був виготовлений запатентованим способом, а власник патенту робив розумні спроби, щоб визначити, який спосіб був насправді використаний у виробництві товару.

Комерційна таємниця зазвичай у деталях не визначається. Отже, процес аналізу товару на ринку, з метою визначення, чи використовує цю комерційну таємницю яка-небудь інша компанія, є ускладненішим. Навіть якщо комерційну таємницю використовують, Довести, що одна компанія нечесно заволоділа комерційною таємницею іншої компанії, часто буває неможливо.

Ризик втрати прав
Ризик втрати прав на комерційну таємницю на багато вищий за ризику втрати патентних прав. Права на засекречену інформацію можуть бути втрачені просто через ненавмисне розкриття. Одне випадкове розкриття таємниці з вини службовця може призвести до безповоротної втрати комерційної таємниці компанії. Комерційна таємниця може бути також загублена через незалежне розбирання товару.

Патент може бути втрачений тільки в тому разі, якщо пізніше він буде визнаний недійсним відповідно до закону. Будучи один раз виданим, патент протягом встановленого законом терміну вважається дійсним, якщо до патентного відомства продовжують надходити платежі за його підтримку. Однак наявність і обсяг патентних прав можуть бути оскаржені в суді або через спеціальні процедури повторної експертизи.

Законність патенту найчастіше піддається перевірці або при позові за фактом порушення, або при проведенні повторної експертизи. У разі позову за фактом порушення сторона, до якої пред'являється позов про порушення патенту, майже завжди будує свій захист на обґрунтуванні того, що патент позивача не дійсний. Такий захист здійснюється незалежно від доводів на користь того, що не було ніякого порушення. Сторона, обвинувачувана в порушенні, часто в агресивній формі висуває проти власника патенту зустрічний позов, домагаючись проведення повторної експертизи з обліком деяких заново виявлених зразків попередньої техніки (таких як інші патенти або публікації), яких не було в експерта під час первісної експертизи винаходу.

Патент може бути визнаний нездатним до відстоювання прав як законний інструмент, наприклад, через несплату вчасно мита на його підтримку або через невдачі в обстоюванні патентних прав у боротьбі проти іншого відомого порушника протягом певного часу. Під час патентного діловодства передбачається, що патент є дійсним. Спочатку власникові патенту не потрібно доводити його законність. Натомість обвинувачуваний у порушенні обтяжений доказом того, Що патент не дійсний. Власникові патенту необхідно лише довести, Що було порушення патенту.

На власниках комерційних таємниць споконвічно лежить додатковий тягар доведення їх існування. Якщо вони впорались із цим, то зобов'язані ще довести, що їхню комерційну таємницю було нечесно взято або привласнено.

Витрати на обстоювання прав. Якщо компанія-порушниця відмовляється придбати ліцензію або власник патенту вирішує не ліцензувати патент, то відстоювання патентних прав зазвичай передбачає судовий розгляд. Відстоювання патентних прав, як правило, дороге заняття. Складний характер технології, складності, що виникають із застосуванням законів про патентування, і величезний обсяг розслідувань, необхідних для виявлення відповідних фактів, - усе це сприяє тривалому й дорогому судовому розглядові. На розгляд можуть знадобитися роки, і позивач може понести істотні витрати на доказ того, що патент є законним і товар порушника йому шкодить. Тому позови про порушення патенту подаються, як правило, якщо обсяг угод, якими порушувалися права, перевищує прогнозовані судові витрати. Юридичний позов з відстоювання патентних прав цілком може викликати оплату гонорарів юристів і судових мит на рівні $1 000 000. Таких прикладів у світовій практиці чимало.

Відстоювання комерційної таємниці звичайно коштує дешевше. Оцінено, що в середньому судовий розгляд за позовом про складну технологічну комерційну таємницю коштує на одну-дві третини менше, ніж аналогічна справа про складну технологію, що містить патент.

Можливість впливати на порушника. Власник патенту може домогтися постанови суду про припинення діяльності, що порушує його права, а також може подати позов про відшкодування збитків, щоб компенсувати втрачені прибутки, і вже в крайньому випадку йому надається компенсація в сумі, що складає, в межах розумного, авторський гонорар із продажів (роялті). Крім того, якщо з'ясується, що компанія-порушниця свідомо й навмисно порушувала патентні права, суд може зажадати від неї відшкодування збитку, завданого правовласникові, У разі комерційної таємниці, якщо тільки власник доведе її існування, може бути визнаний факт дійсної крадіжки або, за певних обставин, факт наявності погрози крадіжки комерційної таємниці. Крім того, власник комерційної таємниці може подати позов про відшкодування збитків, яких зазнав у результаті дійсної втрати, спричиненої крадіжкою комерційної таємниці. Проте, на відміну від власників патенту, яким гарантована розумна сума відшкодування збитку, стягнута з порушників, власникам комерційних таємниць значно складніше домогтися гарантій відшкодування завданого збитку.

Чи є технологія піонерською. Якщо інновація є піонерською технологією, варто забезпечити патентну охорону. Патентні формули можуть бути доволі широкими, охоплюючи основні характеристики цієї піонерської технології. Якщо формули широкі за охопленням, то технології, розроблені іншими й засновані на запатентованій піонерській технології, будуть, найімовірніше, порушувати патентні права. Як приклад можна розглянути, яке значення мало одержання первісного патенту на перший кінескоп або на основну конструкцію транзистора, або на замінник цукру.

З іншого боку, якщо інновація є простим удосконаленням у якій-небудь переповненій технологічній галузі, патентна охорона може бути не настільки цінним. Отже, в цьому випадку охорона комерційною таємницею може стати більш економічним рішенням.

Чи готовий ринок. Якщо ринок не готовий для певної технології, не потрібно намагатися одержати патентну охорону негайно. У технологічних інноваціях, що далеко випереджають наявні на ринку товари, термін дії патентної охорони може закінчитися перш ніж ринок встигне за ними. Є безліч причин того, чому ринок відстає від технології. Наприклад, нова технологія може бути занадто дорогою, при цьому будуть доступні дешевші альтернативи. Товари (нові або старі), що необхідні для підтримки нової технології, можуть бути ще недостатньо адаптовані до неї. Кінцевий користувач може бути непідготовленим до того, щоб використовувати нову технологію без додаткових зусиль.

Якщо ринок не готовий, доцільніше зберегти нову технологію як комерційну таємницю та продовжити її доведення й удосконалення. Коли ринок буде готовим, можна спробувати одержати патентну охорону. Небезпека зволікання полягає в тому, що інші можуть забезпечити собі патентні права, випередивши того, хто зробив винахід раніше, тому що "секретний" винахід не може унеможливити патентоздатність "повторного винаходу", зробленого будь-ким іншим.

Потенціал ліцензування. І комерційні таємниці, і патенти можна продавати за ліцензійним договором іншим компаніям. Однак є одна істотна відмінність між ліцензіями на комерційну таємницю та патентні ліцензії. Патент може бути ліцензованим на термін, що не повинен перевищувати термін дії патенту. Комерційні таємниці можна ліцензувати на невизначений термін, навіть якщо Цей секрет пізніше відкривається світові.

Приклад. Зазначену відмінність можна проілюструвати справою про лістерин. Дж. Дж. Лоуренс, винахідник Listerme®, ліцензував цю секретну формулу компанії "Warner-Lambert Pharmaceutical* (WL) у 1881 році в обмін на роялті від продажів лістерину. До 1949 року формула стала відомою громадськості, тому що була опублікована в багатьох професійних журналах. Компанія WL пред'явила судовий позов проти спадкоємців Дж. Дж. Лоуренса, заявляючи, що вона більше не зобов'язана сплачувати роялті за комерційну таємницю, що стала надбанням гласності. Суд прийняв рішення на користь спадкоємців Лоуренса і зобов'язав WL продовжувати виплати за використання лістерину доти, поки компанія реалізує цей продукт на ринку.

Можна припустити, на основі рішення суду, що й сьогодні, хоча пройшло вже понад 100 років після набуття чинності ліцензії на цю комерційну таємницю, компанія WL усе ще виплачує за використання ліцензії на лістерин. Тому термін дії ліцензій на комерційні таємниці не потрібно обмежувати, як у разі з ліцензіями. На практиці більшість ліцензіатів комерційних таємниць (компанії, що беруть ліцензію на секретну технологію) знають про наслідки, що описані в справі про лістерин. Тому сучасні ліцензіати, безумовно, не підуть на те, щоб допустити можливість невизначеного терміну дії ліцензії, яку беруть. Проте цей термін може бути тривалішим за термін дії патенту.