оволі близьке, але не тотожне наведеному вище трактування сутності ліцензії закріплене у статтях 426 та 1109 ЦК України, де її визначено як дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

З понять «повноваження» і «дозвіл» більш точним та адекватним сутності розглядуваного явища є друге, а поняття «повноваження» більшою мірою стосується представництва і послідовно вживається у главі 17 ЦК України. Суть же ліцензії - у видачі дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Це, між іншим, узгоджується із загальними положеннями про право інтелектуальної власності, визначеними у книзі 4 ЦК України: до майнових прав інтелектуальної власності віднесено виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 424 ЦК України).

У контексті положень глави 75 ЦК України виникає проблема щодо співвідношення ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності і ліцензійного договору.

ЦК України допускає можливість видачі ліцензії без укладення ліцензійного договору: у ст. 1107 ліцензію і ліцензійний договір визначено як самостійні види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. При цьому ч. 2 ст. 1108 ЦК України передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Така ж позиція простежується й у нормах книги 4 ЦК України. Зокрема, у ч. 4 ст. 426 визначено, що умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з дотриманням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Проте спеціальні закони закріплюють інший підхід. Так, ст. 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (в редакції Закону від 11.07.2001 р.) передбачає, що автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами на підставі авторського договору. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Аналогічні норми містяться і в інших законах (ст. 20 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.1993 р., ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р., ст. 40 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 21, ст.218. (в редакції Закону від 17.01.2002 р.), ст. 16 Закону України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” Закон України „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 8, ст. 28 від 05.11.1997 р.).

Таким чином, спеціальні закони, на відміну від ЦК України, виходять із того, що видача ліцензії завжди відбувається на підставі ліцензійного договору. Мабуть, саме такий підхід є більш обґрунтованим і правильним. Важко уявити варіант видачі суб'єктом, якому належать майнові права інтелектуальної власності, ліцензії на використання об'єкта без укладення договору. Саме ліцензійний договір у даному випадку є підставою надання дозволу (видачі ліцензії) і, водночас, засобом визначення умов видачі такої ліцензії.

До того ж ліцензію як таку важко розглядати як договір. Видачу ліцензії більшою мірою розуміють як односторонню дію, тоді як договором є дво- або багатосторонній правочин (ст. 202 ЦК України). Тому віднесення ліцензії до договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності у ст. 1107 ЦК України є помилковим, на що вже зверталась увага в літературі Крижна В. Види договорів у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальний капітал. -2004. - № 4. - С. 37. ; Нестеренко О., Солощук М. Деякі аспекти передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності в умовах дії нового Цивільного кодексу // Право України. - 2004. - № 3. - С. 69. .

Ліцензійний договір - це договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства (ч. 1 ст. 1109 ЦК України).

При цьому необхідно враховувати як положення ЦК України, так і спеціального закону, який регламентує відносини, що виникають з приводу саме того об'єкта, стосовно якого укладається договір. Це цілком закономірно, оскільки ЦК України дає загальні положення стосовно всіх об'єктів інтелектуальної власності, а особливості зазначаються у спеціальних нормативних актах.

Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

У випадку укладення ліцензійного договору відбувається добровільне звуження прав володільця виключних майнових прав інтелектуальної власності, оскільки розширюється коло осіб, які можуть використовувати належний йому результат творчої діяльності. Тобто, укладаючи ліцензійний договір, правовласник ніби знімає з контрагента встановлену законодавством заборону на використання зазначеного об'єкта інтелектуальної власності Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 421..

Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом - винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин, твір науки, літератури чи мистецтва.

Таким чином, договір на використання запатентованих об'єктів інтелектуальної власності чи об'єктів авторського права за своєю природою є ліцензійним договором.

Ліцензійний договір укладається між двома сторонами: ліцензіар і ліцензіат.

Ліцензіар - це особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності (особа, яка має майнові авторські права, чи власник охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми, сорт рослин).

Ліцензіат - це особа, якій надано дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

При визначенні змісту договору сторони керуються принципом свободи договору. Однак умови ліцензійного договору, які суперечать положенням чинного законодавства України, є нікчемними (ч. 9 ст. 1109, ч. 2ст. 1111 ЦК України).

Так, якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК України). До того ж права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Що стосується сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності, то у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК України).

Законодавство передбачає, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен закінчуватися не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі відсутності у договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, останній вважається продовженим на невизначений строк. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до його розірвання, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін (чч. 1, 3 ст. 1110 ЦК України).

Положення ЦК України закріплюють, що ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору в разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1110 ЦК України).

Умовами ліцензійного договору може бути надано право ліцензіату укладати субліцензійний договір. За цим договором ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (ч. 2 ст. 1109 ЦК України).

Винагорода за наданий дозвіл може бути встановлена у вигляді фіксованої грошової суми (паушальний платіж), періодичних платежів (роялті) чи їх поєднання (комбінованих платежів) Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 423..

Для полегшення узгодження умов договору законодавством України передбачається можливість затвердження уповноваженими відомствами або творчими спілками типового ліцензійного договору. Зокрема, ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законо (ст. 1111 ЦК України).

2.2 Укладення та припинення ліцензійного договору
Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо всіх істотних умов (тобто тих умов, які закон визнає істотними або які необхідні для даного виду договору). Але дійсним ліцензійний договір стає від дати публікації відомостей про видачу ліцензії в інформаційному бюлетені «Промислова власність» та внесення їх до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотримання письмової форми договору є необхідною умовою його дійсності.

З урахуванням природи ліцензійного договору, законодавство передбачає, що у ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії; сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності; якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору (чч. 3, 8 ст. 1109 ЦК України).

Коли ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 36.). Ця норма спрямована на захист прав споживача, для якого торговельна марка слугує насамперед гарантією певної якості товару.

Однак навіть у випадку відсутності певних із зазначених в ч. З ст. 1109 ЦК України умов договір вважається укладеним.

Одночасно неоднозначними при тлумаченні видаються положення чч. 1 і 2 ст. 1114 ЦК України. Зокрема, у ч. 1 вказаної статті передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Проте ч. 2 даної статті вимагає реєстрацію факту передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, права на які виникають з моменту реєстрації.

Постає закономірне питання: що розуміє законодавець у ст. 1114 ЦК України під поняттям «факт передання»? Так, виглядає нелогічною структура статті, норми котрої вказують, що договір (тобто юридичний факт, з якого виникають цивільні правовідносини) державній реєстрації не підлягає, проте реєстрації підлягає «факт передання» прав за цим договором. Тобто, можливо, слід розуміти дані норми таким чином, що лише договори (юридичні факти) про переданий виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягають реєстрації, а стосовно решти правочинів це правило не діє. Разом з тим, договори про передання виключних майнових прав, визначені ст. 1113 ЦК України, не підлягають обов'язковій реєстрації у силу ч. 1 ст. 1114 ЦК України, що остаточно руйнує будь-яку логіку в юридичній техніці аналізованих статей. Отже, питання залишається відкритим і однозначно відповісти на нього може або сам законодавець, або суб'єкт офіційного тлумачення законодавства -- Конституційний Суд України.

Доцільно було б переглянути розміщення поза Главою про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності нормативних положень, що регулюють договір комерційної концесії, оскільки останній також є формою, хоча й дещо ускладненою, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, елементом якого є ліцензія на торговельну марку.

З вказаних підстав доцільно Главу 75 ЦК України поділити на два параграфи, у яких чітко провести відокремлення договорів, що опосередковують передачу всього комплексу виключних майнових прав інтелектуальної власності, включаючи права розпорядження, від договорів, які надають право на тимчасове використання об'єктів виключних прав, долучивши до останнього параграфу також положення про комерційну концесію.

Процес інтеграції України до Європейського Союзу і вступ до Світової організації торгівлі передбачають комплексне реформування національного законодавства у сфері комерційної діяльності та конкуренції. Вказане означає, що вдосконалення окремо взятих інститутів цивільного права (наприклад, інституту промислової власності) не матиме бажаного результату, оскільки відповідні положення законодавства повинні розглядатись також у розрізі конкурентного права Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торгівельної марки. // Право України. - 2008. - № 9. - С. 110. .

Вказане є особливо актуальним у контексті ліцензійних договорів на використання торговельної марки, адже суб'єкт виключних прав на торговельну марку за рахунок повноважень, котрі надає йому свідоцтво, може регулювати кількісно, якісно і територіально обіг маркованих товарів і не тільки тих, що належать йому на праві власності, а й тих, власником яких є ліцензіат. З цього приводу доречною є думка В. Базилевича, який вказував: забезпечуючи штучну диференціацію товарів і послуг, засоби їх індивідуалізації уможливлюють зростання монопольної влади окремих товаровиробників, що сприяє збільшенню їх доходів Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підруч. -- К., 2006. -- С. 175. .

Важливо звернути увагу, що конкурентному праву Європейського Союзу притаманний принцип визнання дій, які можуть призвести до обмеження чи викривлення конкуренції у межах Співтовариства, несумісних з правилами спільного ринку (статті 81 (1), 82 (1) та 87 (2) Договору про заснування Європейського Співтовариства від 25.03.1957 р.) і, відтак, їх заборони. Зазначені положення доцільно визнати кращою комерційною практикою і вважати звичаями ділового обороту, тобто джерелом національного права. Викладений підхід обґрунтований у тому числі й тим, що у такому разі відбуватиметься поступове наближення національного законодавства до європейських правових стандартів. Приклади зазначеного вже мають місце в сучасному українському нормотворенні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 81 Договору про заснування Європейського Співтовариства недобросовісними слід вважати умови договорів, які (а) прямо чи опосередковано встановлюють ціни на купівлю або продаж, чи будь-які інші торговельні умови; (b) обмежують чи контролюють виробництво, ринки, технічний розвиток або інвестиції; (с) розподіляють ринки чи джерела постачання; (d) застосовують неоднакові умови в еквівалентних правочинах з іншими торговельними сторонами, створюючи цим невигідні для них умови конкуренції; (e) обумовлюють укладання договорів прийняттям додаткових зобов'язань інших сторін, які, за своєю суттю чи згідно з торговельними звичаями, не пов'язані з предметом даних договорів.

Викладені вище умови відображені в національному законодавстві, а саме у ч. 2 ст. 6 Закону «Про захист економічної конкуренції» Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 12, ст.64 (далі -- Закон № 2210-14), яка визначає антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.

Фактично торговельна марка, як комерціалізований об'єкт інтелектуальної власності, є об'єктом узгоджених дій суб'єктів господарювання, оскільки використовується вже принаймні двома господарюючими суб'єктами як засіб проти змішування з конкурентами. Так, відповідно до ст. 9 вказаного Закону № 2210-14 узгоджені дії стосовно прав інтелектуальної власності у контексті ліцензійних договорів не підпадають під кваліфікацію антиконкурентних узгоджених дій, котрі забороняються законом у тій частині, у якій вони обмежують у здійсненні господарської діяльності сторону угоди, котрій передається право, якщо ці обмеження не виходять за межі законних прав суб'єкта права інтелектуальної власності. З аналізу ч. 2 зазначеної статті випливає, що не виходять за межі прав, зазначених у ч. 1 цієї статті, обмеження стосовно обсягу прав, які передаються, строку та території дії дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також виду діяльності, сфери використання, мінімального обсягу виробництва Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки. // Право України. - 2008. - № 9. - С. 111.

Питання про обсяги виробництва потребують додаткового законодавчого регулювання, актуальність якого чітко виявляється у контексті ліцензійного договору на використання торговельної марки. У свою чергу слід звернути увагу на те, що обмеження стосовно обсягу прав (виду ліцензії), строку, території, виду діяльності, сфери використання виступають звичайними умовами для таких договорів, виходячи зі змісту ч. З ст. 1109 ЦК України.

Так, встановлення мінімального обсягу виробництва товарів, маркованих об'єктом ліцензійного договору, випливає з припису абз. З ч. 4 ст. 18 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» про те, що використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва. Звідси, умова про мінімальний обсяг маркованої продукції (який буде достатнім для визнання факту такого використання) є справедливою, оскільки випливає з правового статусу ліцензіара.

При цьому, вбачається неправильним при тлумаченні ч. 2 ст. 9 Закону № 2210-Ш робити висновок від протилежного щодо неможливості встановлення максимального обсягу товарів, які маркуються торговельною маркою.

Іншими словами, ліцензійний договір на використання торговельної марки може також містити умову про максимальний обсяг маркованих товарів. Допустимість такого висновку непрямо випливає з невиключності переліку, наведеного у ч. З ст. 1109 ЦК України, щодо сфери використання об'єкта інтелектуальної власності, а також зі змісту ч. 8 вказаної статті, положення якої має застосовуватись за аналогією до ліцензійного договору на використання торговельної марки. Згідно з цитованою нормою, якщо у ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Дію ліцензійного договору може бути припинено за взаємною згодою сторін або за рішенням суду. Сторони, які мають намір достроково припинити дію ліцензійного договору, укладають угоду про дострокове припинення ліцензійного договору і на підставі цього подають до Держдепартаменту підписану ними заяву про внесення змін до реєстру ліцензійних договорів у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору. Розгляд документів та внесення змін відбувається протягом двох місяців від дати надходження заяви Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 425. .

Договір може бути визнано недійним на підставі рішення суду, ініціатором якого можуть виступити ті самі суб'єкти, що в інших видах договорів (сторони договору, державні органи).

Відомості про внесення змін до ліцензійного договору, визнання його недійсним або дострокове припинення його дії підлягають обов'язковій реєстрації в бюлетені „Промислова власність”.

Із метою захистити майнові права та інтереси інтелектуальної власності різних об'єктів договорів у сфері інтелектуальної власності уповноважені відомства або творчі спілки можуть затверджувати типові форми ліцензійних договорів.

2.3 Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності - це договір, за яким одна сторона (творець -- письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк (ч. 1 ст. 1112 ЦК України).

Правова характеристика договору: консенсуальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

Положення ст. 1112 ЦК України визначають коло суб'єктів, способи та умови які виникають при укладенні договору про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Визначення авторського договору замовлення наведено у ч. 6 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права». За авторським договором замовлення автор зобов'язується створити у майбутньому твір відповідно до умов цього договору і передати його замовникові. Договором може передбачатися виплата замовником авторові авансу як частини авторської винагороди. Крім цього, в ч. 2 ст. 33 Закону зазначено, що авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи в інший спосіб. При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. № 72 - Законодавство „ЛІГА”. .

Договір про створення на замовлення і використання твору належить до змішаних договорів, адже в ньому містяться елементи двох типів договорів: договору підряду (статті 837, 854 ЦК України) і ліцензійного договору (статті 1109--1111 ЦК України). На підставі цього договору бажано окремо виплачувати два види авторської винагороди: за створення твору і за його використання. Тариф авторської винагороди за створення твору може встановлюватись, наприклад, із розрахунку вартості однієї сторінки певного формату або виходячи в вартості певної кількості друкованих знаків у творі, або залежно від кількості реалізованих примірників твору.

Виплата (окремо) двох видів винагороди пов'язана з тим, що з авторської винагороди за використання твору не нараховуються та не утримуються страхові внески до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування (у зв'язку з відсутністю фактично виконаної роботи). На відміну від винагороди за створення твору, при виплаті якої не передбачено звільнення від сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України

Визначення ціни договору досить складний процес. Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1185 затверджено Національний стандарт № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року № 1185 Національний стандарт № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності" - Законодаство „ЛІГА”. .

Національний стандарт N 4 (далі -- Стандарт) є обов'язковим для застосування суб'єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності, а також особами, які здійснюють відповідно до законодавства рецензування звітів про оцінку. Стандарт може застосовуватись для визначення розміру збитків, завданих у зв'язку з неправомірним використанням об'єктів права інтелектуальної власності (п. 1) .

Для проведення оцінки майнових прав інтелектуальної власності застосовуються такі методичні підходи: дохідний, порівняльний, витратний (п. 8).

Оскільки йдеться про створення об'єкта інтелектуальної власності, то творець за загальним правилом зобов'язаний виконати замовлення особисто.

Цей договір не зовсім вписується в систему розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, оскільки спочатку необхідно створити результат творчої діяльності. У зв'язку з цим інколи постає питання, чи не буде це розпорядженням майновими правами на ще не створений об'єкт інтелектуальної власності Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 425..

Так у справі № 2- 136/07, яка розглядалася Кіровським районним судом м. Кіровограду за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Обласного комунального виробничого підприємства „Дніпро-Кіровоград" про порушення прав власників патенту, стягнення винагороди та моральної шкоди, позивачі звернулися до суду з позовом, в якому зазначили, що 30 січня 2002 року комісією відповідача здійснено випробування нового Українського хлоратора ХТ-2 авторів та власників патенту на винахід-позивачів. Результати випробування показали високі якості і технічні можливості нового винаходу. 30.01.2002 року вказаний апарат для хлорування води було впроваджено на Дніпровській водопровідній станції в технологію очистки води. За довідкою начальника відповідача річний економічний ефект від впровадження Українського хлоратора ХТ-2 складає 120354,8 грн., а термін окупності визначено в 1 місяць. Після отриманого відгуку відповідач отримав підставу для укладання ліцензійного договору з власником патенту, але до цього часу від укладання ліцензійного договору ухиляється, протиправно використовуючи належну їм інтелектуальну власність без їхньої згоди. Виходячи з щорічного економічного ефекту в розмірі 120354,8 грн. за період з 30.01.2002 року по 30.01.2006 року їм завдано шкоди в розмірі 481419,2 грн., які просили стягнути з відповідача на свою користь. Порушенням їх прав та законних інтересів завдано моральної шкоди, яка полягає у порушенні права інтелектуальної власності, порушенні нормальних життєвих зв'язків через тяжкий матеріальний стан, неможливість продовження активного творчого громадського життя, порушення стосунків з оточуючими людьми, різким погіршенням Стану здоров» я. Просили суд стягнути з відповідача 100000 моральної шкоди. Крім того, просили суд зобов'язати відповідача укласти з ними ліцензійний договір на п'ятий рік використання Українського хлоратора ХТ-2 до закінчення строку чинності патенту. Під час знаходження справи в провадженні суду позовні вимоги неодноразово змінювали. Остаточно визначившись з позовними вимогами, просили суд зобов`язати відповідача виплатити на їхню користь матеріальну шкоду в розмірі 584081 гри. за період використання Українського хлоратора ХТ-2 -4 роки 10 місяців 7 днів та моральну шкоду в розмірі 100000 грн.

Представник відповідача позов не визнав і пояснив суду, що між ОКВП „Дніпро-Кіровоград" та Кіровоградським державним технічним університетом ІНФОРМАЦІЯ_1року укладено Договір НОМЕР_1.102 про створення науково-технічної продукції, за яким проводились роботи по удосконаленню, проведенню випробувань, впровадженню з документальним оформленням можливості експлуатації Українського хлоратора ХТ-2 конструкції ОСОБА_1. на Дніпровській водопровідній станції. Договір на впровадження в технологічний процес вказаного пристрою не укладався. Договір НОМЕР_1.102 повинен був виконуватись поетапно. Умовами Договору НОМЕР_1.102 було передбачено виконання семи етапів робіт із чітко визначеними строками для виконання. При виконанні кожного етапу робіт складається проміжний акт здачі-приймання етапу. Приймання та оцінка наукової продукції здійснювалась відповідно до Технічного завдання на виконання науково-дослідних робіт від ІНФОРМАЦІЯ_1 року. Остаточний термін здачі робіт закінчувався 31.12.2003 року. В результаті виконання Договору було виконано лише 2 етапи та складено 2 проміжних акти здачі-приймання етапів від 02.05.2002 року та від 02.07.2002 року. По першому етапу проведено збір вихідних даних, виготовлено експериментальний зразок та проведено контроль за монтажем експериментального зразка; по другому етапу проведено випробування експериментального зразка на режимах на оброблено вихідні дані. Впровадження в технологічний процес Українського хлоратора ХТ-„ було передбачено шостим етапом робіт, який так і не було виконано. Для введення Українського хлоратора ХТ-2 у технологічний процес необхідне проектне рішення, яке б повністю відповідало вимогам правил ПБХ-93 та пройшло відповідну експертизу. Позивачі жодного разу не звертались з вимогою про повернення належного їм хлоратора, проти чого підприємство не заперечує.

Судом встановлено, що позивачі є власниками патенту на винахід-Український хлоратор ХТ-2.

1.04.2002 року між: Кіровоградським державним технічним університетом та відповідачем було укладено договір НОМЕР_1.102 (далі - Договір) про створення (передачу) науково-технічної продукції. Предметом даного Договору є удосконалення, проведення випробування, впровадження з документальним оформленням можливості експлуатації Українського хлоратора ХТ-2 конструкції ОСОБА_1. на Дніпровській водопровідній станції (п.10). Зміст і терміни виконання основних етапів визначені календарним планом. Технічним завданням на виконання науково-дослідної роботи на удосконалення, впровадження і оформлення Українського хлоратора ХТ-2 визначено 6 етапів НДР. П. 7 визначено, що після виконання етапів робіт виконавець представляє замовнику акт про виконання етапу і рахунок на оплату етапу, який повинен бути розглянутий замовником в 10-денний строк.

Сторонами не оспорюється, що на виконання даного Договору виконавцем (КДТУ) виконано лише 2 етапи робіт, зокрема-збір вихідних даних, виготовлення експериментального зразка, контроль за монтажем експериментального зразка; випробування експериментального зразка на режимах, обробка отриманих даних.

Подальше виконання умов Договору було припинено.

Відповідно до абз.З ч.2 ст.31 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу корисної моделі з науковою метою або в порядку експерименту.

На думку суду, Український хлоратор ХТ-2 на Дніпровській водопровідній станції використовуються на підставі Договору НОМЕР_1.102 саме з науковою метою та в порядку експерименту, у зв'язку з чим таке використання не є порушенням прав позивачів, що випливають з патенту.

На даний час Український хлоратор ХТ-2 не впроваджено у технологічній процес по хлоруванню води.

Враховуючи викладене в задоволенні позовних вимог про стягнення 584081 грн. за період використання Українського хлоратора ХТ-2 - 4 роки 10 місяців 7 днів слід відмовити.

У зв'язку з тим, що судом не встановлено будь-яких порушень прав позивачів, у стягненні 1000000 грн. моральної шкоди суд відмовляє http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Таким чином, важливо проводити розмежування між розпорядженням уже наявними суб'єктивними правами і встановленням механізму розподілу прав на створені в майбутньому об'єкти. У договорі про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності не йдеться про відчуження майнових прав. Тому сам по собі факт укладення такого договору зовсім не свідчить про виникнення майнових прав у замовника чи творця у момент його укладення. Сторони лише узгоджують механізм розподілу прав на об'єкти, що будуть створені при виконанні договору Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнєцова. - К.: Юстиніан, 2005. - С. 271..

Аналогічний приклад можна навести з галузі сімейного права. Так, за загальним правилом, майно, нажите подружжям під час шлюбу, є їх спільною сумісною власністю. Однак особи, що вступають у шлюб, можуть укласти шлюбний договір, у якому передбачити інший механізм розподілу прав на нажите в майбутньому майно. У цьому випадку при розділі майна буде застосовуватися не норма Сімейного кодексу України, а погоджений особами, що вступають у шлюб, порядок розподілу прав. І таких аналогів можна наводити багато Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - Т. 2. - С. 425..

Таким чином, положення актів цивільного законодавство в силу їх диспозитивності надають право сторонам самостійно встановлювати правила, за якими у наступному будуть розподілені майнові права на новостворені об'єкти. Однак, якщо сторони договору не скористалися цим правом, то застосовується загальне правило: майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором (ч. 2 ст. 430 ЦК України). Винятком з цього положення є розподіл прав на твір образотворчого мистецтва. У цьому випадку оригінал твору, створеного за замовленням, переходить у власність замовника, а майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором (ч. 3 ст. 1112 ЦК України). Такий підхід обумовлено тим, що стосовно твору образотворчого мистецтва сам нематеріальний об'єкт інтелектуальної власності нерозривно пов'язаний з матеріальним носієм.

Проаналізувавши загальне правило, можна зробити однозначний висновок: сторонам доцільно в договорі обумовлювати механізм розподілу прав на створений за замовленням об'єкт інтелектуальної власності. Адже більш доречним є чітке розмежування прав кількох осіб на один об'єкт.

До того ж законодавчо передбачено, що договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником (ч. 2 ст. 1112 ЦК України).

Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними (ч. 4 ст. 1112 ЦК України).

2.4 Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
Стаття 1113 ЦК України присвячена договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, адже саме укладення такого договору є основною правовою формою передання виключних майнових прав на ОПІВ.

У ній передбачено, що за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах (ч. 1 ст. 1113 ЦК України). З цього випливає, що сторонами зазначеного договору є власник виключних майнових прав на ОПІВ та його правонаступник.

Правова характеристика договору: реальний, двосторонній, оплатний чи безоплатний.

Оскільки ЦК України обумовлено, що передача прав здійснюється відповідно до закону, можна зробити такий висновок: правонаступником власника виключних майнових прав на ОПІВ (далі - правонаступник) може бути будь-яка фізична або юридична особа. Зважаючи на те, що відповідно до законів «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. особою є фізична або юридична особа, правонаступником не можуть бути філії та представництва, які відповідно до ч. З ст. 94 ЦК України не є юридичними особами.

Змістом договору про передання виключних майнових прав на ОПІВ є умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Однак сама природа охоронюваного права, зумовлює деяку специфіку умов договору. Як зазначалося, власнику патенту (свідоцтва) належать виключні майнові права, отже, видача охоронного документа (зокрема патенту на винахід, промисловий зразок, корисну модель) є необхідною умовою існування прав, тобто зазначений договір може бути укладено лише з дати, наступної за датою їх державної реєстрації Крижна В. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. // Право України. - № 9. - 2004. - С. 70. .

Необхідно зазначити, що при переданні виключних майнових прав на ОПІВ власник охоронного документа не може залишити за собою будь-якого права на використання ОПІВ, встановити будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника. Комплекс прав на охоронюваний об'єкт завжди єдиний, усі права можуть передаватися тільки в цілому, що буде підтверджено і передачею патенту Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об'єкти інтелектуальної власності. - К., 2004. - 168 с..

Власник може передати виключні майнові права на ОПІВ тільки у тому обсязі, в якому вони належать йому на момент укладення договору. Це означає, зокрема, що права переходять до правонаступника лише на термін дії охоронного документа, що залишився.

Чинним ЦК України передбачено, що укладення договору про передання виключних майнових прав на ОПІВ не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше (ч. 2 ст. 1113 ЦК України), але якщо передання виключних майнових прав на ОПІВ здійснюється за наявністю діючих ліцензійних договорів, бажано, щоб власник виключних майнових прав проінформував правонаступника про укладені ліцензійні договори.

Принципові особливості мають договори про передання виключних майнових прав на ОПІВ, які належать кільком особам. Відповідно до ст. 428 ЦК України право інтелектуальної власності, що належить кільком особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. За відсутності такого договору право інтелектуальної власності, що належить кільком особам, здійснюється спільно.

З викладеного зрозуміло, що жоден із співвласників не має права без згоди інших власників виключних майнових прав давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання ОПІВ іншій особі та передавати виключні майнові права на ОПІВ.

У випадку, коли власник бажає, щоб одна або декілька осіб стали співвласниками виключних майнових прав на ОПІВ, йому необхідно укласти з майбутнім співвласником (співвласниками) договір про передання виключних майнових прав на ОПІВ у співвласність.

Якщо один або декілька (але не всі) співвласників виключних майнових прав бажають передати свої виключні майнові права на ОПІВ будь-якій іншій особі (особам), договір про передання виключних майнових прав на ОПІВ укладається між особами, які бажають передати виключні майнові права на ОПІВ, та особами, яким передаються виключні майнові права у співвласність (правонаступникам). У договорі необхідно чітко визначити, хто конкретно із співвласників передає свої права, кому вони передаються та хто буде володільцем охоронного документа в результаті такої передачі. У цьому випадку необхідна згода тих власників, які залишаються володіти охоронним документом Крижна В.М. Майнові права інтелектуальної власності як предмет цивільно-правових договорів. // Вісник господарського судочинства. - № 5. - 2008. - С. 119..

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5